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Visto il suo centrale ruolo nell’ambito dello sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, è opportuno approfondire ulteriormente “contratto di licenza”; ossia quell’accordo ai sensi del quale il titolare della privativa industriale (detto “licenziante”) ne concede l’utilizzo, a determinati termini e condizioni, a un terzo (detto “licenziatario”).

Con particolare riferimento al marchio, il contratto di licenza può assumere caratteristiche ampiamente diversificate: ad esempio, la licenza può essere merceologicamente totale o parziale, limitata territorialmente, o ancora esclusiva o non esclusiva. In particolare, la licenza “esclusiva” attribuisce al licenziatario un diritto, per l’appunto, esclusivo – ivi incluso rispetto al titolare del marchio – di sfruttare il marchio in relazione ai prodotti o servizi oggetto di licenza; al contrario, nella licenza “non esclusiva” il licenziante si riserva il diritto di sfruttare il marchio, come anche di concederne lo sfruttamento a ulteriori soggetti terzi.

Un aspetto spesso poco considerato nella redazione dei contratti di licenza non esclusiva di marchio attiene all’equilibrio, da un lato, tra la possibilità che il marchio sia utilizzato da una pletora di molteplici imprenditori licenziatari e, dall’altro lato, dalla necessità di tutelare l’esigenza di affidamento di mercato a che i prodotti o servizi contrassegnati dal medesimo marchio presentino caratteristiche del tutto equivalenti. In caso contrario, il marchio perderebbe la sua valenza di segno distintivo verso i consumatori ed utenti.

Per tale ragione, la normativa italiana impone che nei contratti di licenza non esclusiva di marchio il licenziatario si obblighi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Inoltre, affinché tale previsione non rimanga solo astratta regola contrattuale ma, al contrario, impronti efficacemente l’intero ciclo di vita del prodotto o servizio contrassegnato dal marchio licenziato, si richiede generalmente che tale previsione sia integrata (i) da un lato, con la messa a disposizione da parte del licenziante di idonee linee guida atte a chiaramente descrivere le caratteristiche del prodotto o servizio oggetto di licenza, e (ii) dall’altro lato, con l’inserimento all’interno del contratto di disposizioni che attribuiscano al licenziante il diritto di svolgere verifiche inerenti, ad esempio, alle caratteristiche e specifiche di produzione adottate dal licenziatario (quali diritti di audit o reportistica a fini di quality control).

Tramite la piattaforma ROKH è possibile generare, tra gli altri, contratti di licenza di marchio attinenti alle specifiche esigenze concrete, ivi incluso in termini di esclusività o meno della licenza, prevedendo altresì – mediante la tecnologia di smart drafting – che in caso di licenza “non esclusiva” il contratto sia automaticamente integrato con le previsioni necessarie a garantire il rispetto della normativa applicabile.